Bu makalemizde Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ortak hükümlerinde düzenlenen 155. madde hükmünün marka hukuku yönünden değerlendirmesine yer vereceğiz. Bu madde hükmü kapsamında bir değerlendirme yapmak için Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girdiği dönemden öncesini ve sonrasını ayırmak gerekmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmeden önceki dönemde sınai mülkiyet haklarının; sahibine mutlak bir koruma sağladığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla marka hukuku yönünden de tescile dayalı kullanım savunması hukuken geçerli olmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmeden önceki dönem Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da bu yöndedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu Sonrası 

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte “tescile dayalı kullanım savunması” hukuki geçerliliğini kaybetmiştir. Bundan böyle, tescilli markasını kullandığını ileri süren taraf, bu savunmayla hukuka aykırı eylemlerinin sorumluluklarından kaçamayacaktır. 

SMK md. 155 hükmü şöyle düzenlenmiştir:

Önceki tarihli hakların etkisi

MADDE 155- (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez. 

Söz konusu hükmün, marka hukuku açısından etkilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yapabilmek için gerekçesinin de incelenmesi zaruridir:

GEREKÇE: Madde, sınai mülkiyet haklarına ilişkin yürürlükteki Kanun Hükmünde Kararnamelerden yalnız 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bulunan bir maddedir. Doktrindeki görüşler ve yargı kararlan ışığında, anılan düzenlemenin markalar ve tasarımlar için de uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Maddeyle, başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin, o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önü kapatılmıştır. Sonraki tarihli tescil, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir. Böylece aradaki kullanımların şartları gerçekleşmişse hakka tecavüz oluşturacağı ve her ne kadar davalı taraf adına tescil mevcut olsa da bu dönemdeki kullanım için de şartları varsa tazminat sorumluluğunun doğacağı kabul edilmiştir.

Maddenin lafzından da anlaşılacağı üzere, çatışan tescillerin varlığı halinde, önceki tarihli hak sahibinin sonraki tarihli hak sahibine karşı açtığı tecavüz davasında, sonraki tarihli tescilin varlığının bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmeyeceği düzenleme altına alınmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı ise; ihlal davalarında sıklıkla ortaya çıkan çatışan haklar sorununun, sistemin temelini oluşturan “öncelik ilkesi” çerçevesinde çözümlenmesidir. 

Çatışan tescilli haklar arasındaki öncelik, hakların başvuru veya rüçhan tarihine göre belirlenir. Dolayısıyla önceki tescil sahibi, açacağı marka hakkına tecavüz davası kapsamında hakkın koruma kapsamına giren kullanımı engelleyebilir. Bu durumda davalı tarafın, kullanımın tescile dayanması savunması tecavüzü ortadan kaldırmayacaktır. 

Burada önemle belirtmemiz gerekir ki; bu düzenleme kapsamında marka hakkına tecavüz davası açabilmek için öncesinde hükümsüzlük davası açılması şart değildir. Yani, bir marka sahibi tarafından iyi niyetle tescil edilse dahi, markanın kullanımının daha eski tarihli bir markaya tecavüz yarattığı iddiası söz konusu olabilecek, markanın hükümsüzlüğü ya da iptali söz konusu olmadan, kullanımlar ihtiyati tedbir talebine ve tecavüz davalarına konu olabilecektir.

Ancak yine şunu da belirtmek gerekir ki; sonraki kullanımın önceki tescile dayalı tecavüz davası ile engellenebilmesi, sonraki tescilin kendiliğinden ortadan kalkması sonucunu doğurmayacaktır. Sonraki tescilin sicilden silinmesi, yalnızca markanın hükümsüzlüğü ya da iptali çerçevesinde yapılacak hukuki işlemlerle mümkün olabilir.

Ayrıca yine önceki tescil sahibi, sonraki kullanım nedeniyle şartları varsa tazminat talep edebilir. Tazminata hükmedilebilmesi için aranan şartları aşağıda detaylıca ele alacağız. 

SMK md. 155 Kapsamında Tazminat Sorumluluğu

Yukarıda belirttiğimiz üzere tazminat sorumluluğu yönünden, her somut uyuşmazlığın ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Nitekim tazminat sorumluluğundan söz edilebilmesi için kusur şartı aranmaktadır.

Güncel Yargıtay kararlarında tazminat sorumluluğu yönünden; davalı tarafça karşı tarafın sınai mülkiyet hakkının varlığının bilinip bilinmediği hususunun tespiti ile kusur konusunda bir değerlendirme yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.  

Yargıtay 11. H.D 2020/1455 E. 2022/4194 K. 30.05.2022 tarihli kararında: 

“Somut olayda; davalının fiili kullanımına dayanak yaptığı tescilli tasarımının başvuru tarihi, davacının tescilli tasarımının başvuru tarihinden sonraki bir tarih olmakla, davalının kullanımını dayandırdığı tescilli tasarımı 6769 Sayılı SMK’nın 155. maddesindeki düzenleme uyarınca, eylemlerin tecavüz teşkil ettiğini ortadan kaldırmaz ise de; tescilli tasarımların birbirine olan benzerliği, taraflar arasındaki ilişkiler ve yakınlık, tasarıma konu ürünün tanınmışlığı ve piyasadaki satışının yaygın olup olmadığı gibi hususlar göz önüne alınarak davalının, davacıya ait önceki tasarımdan haberdar olup olmadığı veya önceki tasarımı bilebilecek durumda olup olmadığı hususu tespit edilerek maddi ve manevi tazminat istemleri bakımından değendirilme yapılması gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak karar verilmesi isabetli olmadığından…” değerlendirmelerinde bulunarak davalı yararına BOZMA KARARI vermiştir.

Yargıtay 11. H.D 2020/8380 E. 2022/3948 K. 24.05.2022 tarihli kararında: 

“Ülkemizin de tarafı olduğu 1994 tarihli TRIPS Sözleşmesinin 45. maddesi de gözetilerek Dairemiz yerleşik uygulamaları doğrultusunda, (Yüksek 11 Hukuk Dairesi 20.01.2012 tarih, 2011/15504 E. – 2012/540 K.) herhangi bir tescilli sınai mülkiyet hakkına tecavüz halinde, tecavüzün varlığının tespiti ve önlenmesi ile ref’i davalarında tecavüze konu malları ticari amaçla elinde bulunduranların kusurlu olması şartı aranmazken, maddi ve manevi tazminat davalarında mutlaka davalıların kusurlu, diğer bir anlatımla elinde bulunan malların tescilli bir sınai mülkiyet hakkına tecavüz niteliğinde olduğunu bilmesi veya bilebilecek durumda olması gerekir.

Hangi hallerde tecavüz konusu malı elinde bulunduranların kusurlu olduğunun kabulü ise, bu kişilerin üretici veya üreticilerle sıkı irtibat halinde olan kişiler olup olmadığı, bu bir tescilli marka ise tecavüzlü mallar ile tescilli marka arasındaki benzerlik düzeyi, önceki markanın tanınmışlığı, sonraki markanın tescil olunduğundan farklı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı ile tescilden önceki kullanım süresi ve niteliği gibi hususların dikkate alınması gerekir.” değerlendirmelerinde bulunmuştur. 

SMK md. 155 Hükmünün İptali Talebine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 

SMK ile gelen bu yeni düzenleme uygulanmaya başladığından bu yana, tescilli marka hakkı sahiplerinin haklarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin çeşitli tartışmalar sürmüştür. Bu tartışmaların da bir sonucu olarak madde hükmü Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır.  

Sınai Mülkiyet Kanun’un 155.maddesinin “… tecavüz davasında sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” bölümünün Anayasa’nın 2., 10., 11., 35. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talep edilmiştir. Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu incelemede:

“28. Önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davalarında sonraki tarihli tescilin hukuka uygunluk nedeni olarak ileri sürülemeyeceğini içeren kuralın şeklî anlamda bir kanun hükmünde olduğu ve kuralda herhangi bir belirsizlik bulunmadığı anlaşılmaktadır.

29. Dolayısıyla kuralın temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerektiğine ilişkin anayasal ilkeye aykırı bir yönünün bulunmadığı açıktır.

30. Öte yandan marka, patent veya tasarım hakkının kural olarak tescille kazanılacağı ancak tescil tarihinden önce de sınai mülkiyet hakkına yönelik önceki bir rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin olabileceği, kuralın anılan kişilerin sınai mülkiyet hakkına yönelik menfaatlerinin korunması amacıyla ihdas edildiği, bu yönüyle meşru bir amacının bulunduğu görülmektedir.” değerlendirmelerinde bulunmuştur. 

Açıklanan bu sebeplerle, ilgili kuralın Anayasanın 13. ve 35. maddelerine aykırı olmadığı sonucuna varılarak 01.02.2024 tarihinde itiraz talebinin reddine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir. (Karar linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240520-17.pdf )

Av. Eylül EVREN